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May 24, 2023

La Corte Suprema limita las protecciones contra la parodia en la pelea de marcas Jack Daniels vs. Bad Spaniels

Jack Daniel's puede ser lo que une a una nación dividida, al menos cuando se trata de

Jack Daniel's puede ser lo que une a una nación dividida, al menos cuando se trata de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En un fallo unánime emitido el jueves, el tribunal superior se puso del lado del fabricante de whisky de Tennessee en una pelea de marca registrada por un juguete para perros "Bad Spaniels".

"Este caso se trata de juguetes para perros y whisky, dos elementos que rara vez aparecen en la misma oración", escribe la jueza Elena Kagan en la opción. "Respondent VIP Products fabrica un juguete para perros masticable y chirriante diseñado para parecerse a una botella de whisky Jack Daniel's. Pero no del todo. En el juguete, por ejemplo, las palabras 'Jack Daniel's' se convierten en 'Bad Spaniels'. Y 'Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey' se convierte en 'The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet'".

Jack Daniel's no se divirtió con la broma de la caca y cuando VIP Products se negó a dejar de vender los chirriadores, la pelea se trasladó a los tribunales. VIP solicitó una declaración de que Bad Spaniels no infringió ni diluyó las marcas de Jack Daniel's y la marca de whisky presentó una contrademanda por dilución de marca registrada.

En el centro de la cuestión está la llamada prueba de Rogers, que fue establecida por el Segundo Circuito en 1989 para proteger los derechos de la Primera Enmienda en cuestiones de marcas registradas. Esencialmente, busca equilibrar evitar la confusión pública con fomentar la expresión creativa y analiza si un uso es artísticamente relevante para el trabajo subyacente y si es explícitamente engañoso en cuanto a la fuente o el contenido del trabajo.

El asunto había rebotado de un lado a otro entre un tribunal federal de Arizona y el Noveno Circuito. El tribunal de distrito falló en contra de VIP en un juicio sumario y descubrió que había utilizado las características de Jack Daniel como marcas comerciales para la "identificación de la fuente" y, por lo tanto, las protecciones de Rogers y las excepciones de uso justo no se aplican.

Así es como la Corte Suprema resume lo que siguió: "El caso pasó a un juicio sin jurado, donde la Corte de Distrito encontró que los consumidores probablemente estaban confundidos acerca de la fuente del juguete Bad Spaniels y que las asociaciones negativas del juguete con el excremento de perro (por ejemplo, 'The Old No. 2') dañaría la reputación de Jack Daniel's. El Noveno Circuito se revirtió. Al encontrar que la demanda por infracción estaba sujeta a la prueba umbral de Rogers, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al Tribunal de Distrito para decidir si Jack Daniel's podía satisfacer cualquiera de los dos puntos. de esa prueba. Y el Tribunal de Apelaciones otorgó sentencia sobre el reclamo de dilución a VIP, sosteniendo que debido a que Bad Spaniels parodia a Jack Daniel's, cae bajo la exclusión de 'uso no comercial'. En prisión preventiva, el Tribunal de Distrito encontró que Jack Daniel's podría no satisfizo ninguno de los puntos de Rogers, por lo que otorgó un juicio sumario a VIP por infracción. El Tribunal de Apelaciones afirmó sumariamente ".

Se le pidió a la Corte Suprema que considerara dos preguntas: "Si el uso humorístico de la marca comercial de otro como propia en un producto comercial está sujeto al análisis tradicional de probabilidad de confusión de la Ley Lanham, o si en cambio recibe una mayor protección de la Primera Enmienda contra reclamos de infracción de marca registrada". ", y "si el uso humorístico de la marca de otro como propia en un producto comercial es 'no comercial'... excluyendo así como cuestión de derecho un reclamo de dilución por empañamiento en virtud de la Ley de Revisión de Dilución de Marcas Comerciales".

En la opinión, Kagan cita una serie de peleas de alto perfil que involucran la prueba de Rogers, incluido un traje de Mattel sobre el gusano de la oreja de Aqua en 1997 "Barbie Girl", uno de Louis Vuitton sobre The Hangover Part II y otra pelea de juguetes para perros que involucra a Tommy Hilfiger para ilustrar qué tipos de uso se han protegido (los dos primeros) y cuáles no (el último). También explica que la función clave de la Ley Lanham es distinguir el origen de los bienes de los fabricados o vendidos por otros y el "pecado capital" de la ley de marcas registradas es socavar eso y confundir a los consumidores.

El Noveno Circuito sostuvo que Jack Daniel's primero debe pasar la prueba de Rogers antes de considerar la probabilidad de confusión porque el juguete de Bad Spaniels, aunque "seguramente no es el equivalente de la Mona Lisa", era un trabajo expresivo con un mensaje humorístico. También sostuvo que por parodiar al famoso whisky califica para la exclusión de uso no comercial por dilución de marca. La Corte Suprema no está de acuerdo con el Noveno Circuito en ambos.

Si bien el tribunal no abordó si Rogers debería usarse alguna vez como prueba de umbral para asuntos relacionados con obras expresivas, encontró que "no es apropiado cuando el infractor acusado ha usado una marca registrada para designar la fuente de sus propios productos; en otras palabras, ha usado una marca registrada como marca registrada". Kagan señala: "Cuando una marca se usa como marca (excepto, potencialmente, en situaciones excepcionales), la investigación de probabilidad de confusión hace suficiente trabajo para explicar el interés en la libertad de expresión".

La lógica subyacente es la misma en la defensa del uso legítimo frente a la dilución. "Por muy amplio que sea el alcance de la exclusión del 'uso no comercial', no puede incluir, como pensó el Noveno Circuito, todas las parodias o comentarios humorísticos", escribe Kagan. "Críticamente, la exclusión del uso justo tiene su propia exclusión: no se aplica cuando el uso es 'como una designación de fuente para los propios bienes o servicios de la persona'".

"La opinión de hoy es estrecha", continúa Kagan. "Sobre la infracción, solo sostenemos que Rogers no se aplica cuando el uso impugnado de una marca es como una marca. Sobre la dilución, solo sostenemos que la exclusión no comercial no protege la parodia u otro comentario cuando el uso de una marca tiene una fuente similar -identificar. No es una coincidencia que nuestras participaciones se centren en si el uso de una marca cumple una función de designación de fuente. La Ley Lanham hace que ese hecho sea crucial, en su esfuerzo por garantizar que los consumidores puedan saber de dónde provienen los productos".

Con eso, el tribunal anuló el fallo del Noveno Circuito y remitió el asunto de si las marcas de Bad Spaniels pueden causar confusión.

En dos opiniones concurrentes, una de la jueza Sonia Sotomayor con la participación del juez Samuel Alito y otra del juez Neil Gorsuch con la participación de los jueces Clarence Thomas y Amy Coney Barrett, los jueces advierten que no se debe dar demasiado peso a las encuestas cuando se trata de la confusión del consumidor y advierten que la prueba de Rogers debe manejarse con cuidado.

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